新しい商品名やサービス名を検討していると、商標調査の段階で「既に他社が登録していた」というケースはありがちである。
その場合、基本的には別の名称やロゴへ変更するのが安全な対応となる。
もっとも、ブランド戦略上どうしてもその名称を使いたい場面もある。
そのような場合に検討される代表的な選択肢を整理する。
###何はともあれ、「相手方の使用状況」の調査から どの選択肢を取るにしても、まず必要となるのが、相手方の登録商標の使用状況の確認である。
- 実際に現在も使用されているのか
- どの商品・サービスで使用されているのか
- どの程度市場で認知されているのか
- グループ会社やライセンシーによる使用はあるか
といった調査結果によって、取りうる戦略が大きく変わる。
例えば、相手方が積極的に使用している商標であれば交渉中心となりやすい。
一方、長期間使われていないのであれば、後述する不使用取消審判も視野に入る。
ライセンスを受ける
最もオーソドックスなのが、権利者からライセンスを受ける方法である。
比較的実現可能性が高く、相手方との関係を維持しやすい点がメリットである。
一方、ライセンス料を継続的に支払う必要が生じる。
また、ライセンス契約の条件によっては使用範囲や品質管理などの条件が付く場合がある。
ライセンサーがビジネスに使っていれば、当然自分の商品サービスと混同する使い方はしてもらいたくないだろうし、多少の限定が入るのは致し方ないところである。
さらには、ライセンス契約終了時に名称変更を迫られる可能性もある。
長らく使って、ようやくブランドも育ってきたタイミングでの名称変更はかなり痛い。
というわけで、「とりあえず使いたい」という場面では有力だが、自社ブランドとして長期運用する場合は契約条件を慎重に確認する必要がある。
有名な実例としては、Appleが、インターフォン製造企業であるアイホンから「アイホン」の商標使用許諾を受けているケースがある。
権利を譲渡してもらう
相手方から商標権そのものを譲渡してもらう方法である。
こうすれば、ライセンス条件など気にせず、使用の自由度が非常に高まるわけだが、そもそも相手方が買い取りに応じるのかという問題もある。
商標権者が現在も商品サービス名としてガンガン使っていれば、譲渡はあまり期待できない。
しかも、相手方によっては、こちらの足元を見て譲渡金額を吹っかけてくる可能性もある。
というわけで、先方が商標を殆ど使用しておらず、かつそれなりに素性もしっかりした企業であることが前提となる選択肢かもしれない。
自社でも出願する
次に考えられるのが、自社でも商標権を取得することとなる。
しかし、通常は相手方の先行商標の存在を理由に権利化できないことが予測される。
相手の持っている商標と同一類似と思っているから、ライセンスや買い取りを考えているわけなので、それはそうだろう。
それでも、他社商標とは別に自社出願を登録させる方法として以下２つの方法が考えられる。
コンセント制度の活用
近年、日本でもコンセント制度が導入された。
これは、先行権利者の同意を得た上で、自社も同一・類似商標を登録できる制度である。
相手の同意は必要だが、それがあれば権利化できる・・・と事が進めば良いのだが、残念ながらそうは行かない。
特許庁側で、「これを登録したら、出所混同のおそれあり」と判断されれば、容赦なく拒絶理由が飛んでくる。
よって、先行商標との関係性を見極めた上でこの制度を利用するか判断しなければならない。
アサインバック
ややテクニカルな方法として、アサインバック型のスキームもある。
具体的には、以下のようなステップで商標権を獲得する。
- 一旦自社名義で出願
- 出願人を相手方に変更
- 権利化（先行登録商標の権利者と、出願中の商標登録出願の出願人が同じとなるため）
- 得られた商標権を自分に譲渡してもらう
こうすることで、コンセント制度と比べて権利化可能性は上がる。
コンセント制度が導入される前は、よく使われた手法である。
しかし、スキームが複雑であるので手間であるし、登録後の互いの使用形態によっては、結局出所混同の可能性が生じて揉める可能性もある。
よって、登録すればヨシ！ではなく、アサインバック後の運用も考えておかないといけない。
不使用取消審判
相手方が継続して商標を使用していない場合、不使用取消審判を検討できる。
具体的には、継続して３年以上日本国内において権利者が登録商標の使用をしていないという要件となる。
成功すれば障害となる商標を除去でき、その後自社で自由に出願可能となる点は大きいが、相手方と敵対関係になるというリスクも伴う。
また、商標を使っていないと思っていた相手方が使用証拠を提出してくる可能性もあり、その場合は失敗して関係悪化だけが残ることとなる。
そのため、相手方の使用状況の事前調査が非常に重要となる。
まとめ
他社の登録商標が存在していた場合、原則としては名称変更が安全であるが、どうしてもその商標を使用したい場合には、以下のような選択肢が存在する。
| 手段 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| ライセンス | - 実現可能性が高め - 相手方との関係を維持しやすい |
- 継続的なライセンス料の支払いが必要 - ライセンス条件に制約が付く可能性大 - 契約終了時の名称変更リスクあり |
| 権利譲渡 | - 自由に使用できるようになる | -譲渡を拒まれる可能性大 - 譲渡金が高額となる可能性あり |
| 自社出願（コンセント制度） | - 自社でも権利保有できる | - 登録されるとは限らない - 出所混同を生じない使い方が必要 |
| 自社出願（アサインバック） | - 自社でも権利保有できる - コンセント制度よりも権利化可能性大 |
-手続き面の負担大 -登録されるとは限らない - 出所混同を生じない使い方が必要 |
| 不使用取消審判 | - 成功すれば、自由に使用・登録できる | - 相手方との関係性悪化 - 取消が認められない場合あり |
もっとも、どの手段を取る場合であっても、最初に重要なのは「相手方が実際にどう使用しているか」の調査である。
使用実態によって、交渉戦略も、法的手段も、大きく変わってくるからである。