企業が広告宣伝の一環としてノベルティグッズを配布することは一般的である。
広報が張り切ってグッズを作成するのは良いのだが、ノベルティに他人の登録商標が付されていると知財としては見逃せないリスクとなりそうに見える。
しかし結論から言えば、ノベルティの配布が「常に」商標権侵害になるわけではない。
その判断は、当該ノベルティ自身が「商品」なのか、それとも単なる「広告媒体」にすぎないのかによって左右される。
ノベルティと商標の「使用」
商標とは「商品又は役務について使用される標識」をいう（商標法２条１項）。
ここで重要なのは、ノベルティに商標が付したときに、そのノベルティ自体が「商品」に該当するのかどうか、それとも「商品の包装又は広告媒体」にすぎないのか、という点である。
この点に関しては、過去の判例が存在する。
BOSS事件（大地判昭和62年8月26日）
この事件は、電子楽器を販売する企業が、購入者向けに標章「BOSS」が付されたTシャツをノベルティとして配布していたところ、商標権者が、このTシャツの配布を商標権侵害に当たると主張したものである。
裁判所の判断
裁判所は、配布されたTシャツが「商品」なのか、それとも「商品の包装又は広告媒体」にすぎないのかを判断するにあたり、Tシャツがそれ自体として交換価値を有し、独立して商取引の目的物となっているか否かを基準とすべきとした。
判断にあたっては、以下の事情を考慮している。
- Tシャツが、電子楽器と比べて格段に低価格である
- Tシャツが、電子楽器の広告・販売促進目的で配布されたものである
- Tシャツは、電子楽器の購入者に限り、一定の条件下で無償配布されたものである
- 入手者が限定されており、将来市場で流通する蓋然性がない
これらを踏まえ、裁判所はTシャツを「包装物又は広告媒体など」に該当すると判断し、商標権侵害を否定した。
「タダで配るから安全」ではない
BOSS事件から導かれるポイントは、「無償配布かどうか」という点だけではなく、ノベルティそのものが商取引の目的たり得るかという点にある。
つまり、「無料で配っている」「ノベルティと呼んでいる」という事情だけで、商標権侵害が否定されるわけではない。
事案ごとに、ノベルティの性質や配布態様を踏まえた検討が不可欠となる。
日本実務における整理
日本の実務では、ノベルティに商標を付して配布する行為は商標法２条３項８号の広告的使用に該当し、「ノベルティ自体」（BOSS事件でいうTシャツ）についての使用には当たらないと解されるのが通説である。
そのため、「純粋な販促目的で」「無償配布され」「配布対象が限定され」「市場流通の可能性が低い」といった事情が揃う場合、商標権侵害のリスクは低いと評価されることが多い。
それでもリスクはゼロではない
個人的には、ノベルティ配布であればノーリスクというわけではないと思う。
具体的には、以下のような点に注意が必要ではないだろうか。
反復配布によるリスク
ノベルティを反復的・継続的に配布することにより、広告・販売促進の枠を超え、ノベルティ自体が出所表示機能や識別力を有すると評価される場合には、侵害が認められる可能性がある。
現代的事情とのズレ
BOSS事件は昭和60年代の裁判例であり、「将来市場で流通する蓋然性がないこと」が判断要素として挙げられている。
しかし、現在では、インターネット通販、フリマアプリ、個人による転売等が一般化しており、ノベルティが二次流通する可能性を一概に否定することは難しい。
例えば、無償配布終了後に余ったノベルティを通常販売したり、インターネット通販で販売するといった行為を行えば、その時点でノベルティは「宣伝広告媒体」ではなく「商品」と評価され、商標権侵害に該当する可能性が高まる。
このように、ノベルティが単なる宣伝広告媒体にすぎないのか、それ自体が商品として流通しているのかは、使用方法や流通経路によっても評価が変わる。
総付景品との関係にも注意
ノベルティは、景品表示法上の「総付景品」に該当する。
総付景品とは、懸賞によらず、商品・サービスの利用や来店を条件として、もれなく提供される景品類をいう。
総付景品には以下の限度額が定められている。
- 取引価額が1,000円未満：200円まで
- 取引価額が1,000円以上：取引価額の10分の2まで
商標権の問題とは別に、景品表示法上の規制にも注意が必要となる点は押さえておきたい。
まとめ
- ノベルティ配布が直ちに商標権侵害になるわけではない
- 判断の核心は「商取引の目的たり得るか」
- 無償配布・販促目的でも、流通実態次第で評価は変わる
- 現代では二次流通リスクを前提に考える必要がある
- 景品表示法上の総付景品規制にも留意が必要
ノベルティは手軽な販促手段である一方、商標権侵害のリスクがゼロとまではいえない。
「ノベルティだから大丈夫」と安易に判断せず、具体的な配布態様を踏まえ検討することが重要となる…とはいえ、商標権者から警告書を受けたら配布を停止すれば済むと思えば、通常の製品/サービスよりもダメージは遥かに小さい。
個人的には、外部特許事務所による調査まではせずとも、社内での簡易な他社商標調査ぐらいはしておいても良いのではないかと思う。