第三者による商標権侵害が疑われる事案では、特許と比べてネーミングやデザインへの思い入れが強いためか、結構感情的な対応となることが多いと聞く。
しかし、当事者になった場合は法的整理と実務的判断を踏まえた冷静な対応を取りたいところである。
特に、相手方との関係性や自社ブランドへの影響を考慮すると、「どこまで権利行使を行うか」という判断は一律ではない。
警告書送付をはじめとする基本的な検討内容は以下の記事に触れている通りだが、本記事では、商標権で特に留意すべき実務的な対応の考え方を整理する。
特許侵害が疑われる場面では、いきなり訴訟という選択肢だけが存在するわけではない。 (ごく稀にいきなり訴訟する相手もいるらしいが、幸い筆者は...
商標権侵害と不正競争行為
ご存じの通り、商標権侵害とは、登録された商標と同一・類似のものを、指定商品・サービス（役務）の範囲で無断使用する行為を指す。
一方、自分も実務を行う前は見逃しがちであったが、商標の使用態様によっては、商標権侵害に該当するだけでなく、不正競争防止法上の不正競争行為にも該当する場合がある。
よって、警告書を送付する際は、商標権侵害の主張に加えて、不正競争行為に該当する旨を併記するのが実務上有効である。
とにかく言えそうなことは言っておけ、ということである。
不正競争防止法2条1項1号（周知表示混同惹起行為）
商標登録の有無にかかわらず成立し得る点が特徴であり、登録範囲外の使用態様に対する補完的な主張として有効な場合がある。
- 成立要件
- 自己の商品等表示として他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用していること
- 当該他人の商品等表示が周知であること
- 他人の商品又は営業と混同を生じさせること
不正競争防止法2条1項2号（著名表示冒用行為）
1号とは異なり混同の有無は不要であり、著名ブランドの場合には強力な権利行使手段となる。
ただ、著名であるには全国的に知られている必要があるなど、結構ハードルは高め。
- 成立要件
- 自己の商品等表示として他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用していること
- 当該他人の商品等表示が著名であること
自社に及ぶリスクを踏まえた警告書の書き方
ところで、商標の場合は「商標的使用に該当するのか？」という点や、類似性が微妙なケースがある。
また、こちらが過度な主張を行うことにより、却って自社商標の有効性に疑義が生じてしまうというリスクも伴う。
特許のように無効審判を請求されるだけでなく、自身の使用状況（継続して3年以上日本国内で登録商標を使用していない、品質誤認・出所混同を生ずる恐れがある使用を故意にした、等）によっては、
- 不使用取消審判（商標法50条）
- 不正使用取消審判（商標法51条、52条の2、53条、53条の2）
によって商標が取り消される可能性があるわけである。
こういった懸念が強い場合は、警告書は送付するものの、その中身はマイルドにするという選択肢もあるかと思う。
具体的には、警告書の内容を以下のようにすることが考えられる。
- 今後の使用を差し控えてほしい旨を記載する
- 相手方に回答を求めない
- 弁護士名義ではなく、商標権者名義で送付する
- 「警告書」というタイトルは高圧的にも聞こえるため、「情報提供」「検討依頼」「通告書」といった表現とする
このような場合であれば、内容証明郵便を用いないのが通常である。