結合商標の分離観察の可否

自社で新しい製品を販売するとき、製品名について他社商標のクリアランスを行う上で、次のような場合に結合商標の類否判断に迷うことがある。

• 自社製品名「○○ △△」（結合商標）に対し、他社商標「○○」が見つかるパターン
• 自社製品名「○○」に対し、他社商標「○○ △△」（結合商標）が見つかるパターン

商標出願人は、商標の構成全体から他人の商標と識別するように商標を考案しているため、基本的には商標は全体として観察されるべきものである。

しかしながら、複数の要素からなる結合商標に関しては、一部の要素から生ずる呼び名や概念が識別標識として働く場合があるため、商標法の判例では商標の分離観察を認めている。

ここで実務での参考とすべく、結合商標の類否判断の方法が示された判例を紹介したい。

結合商標の分離観察に関して

過去の判例では結合商標の分離観察の可否及び要部認定の判断基準が言及されており、具体的には以下の３つの類型のいずれかに当てはまる場合は、分離観察も可とされている。

しかし、分離観察の可否の判例は統一された状況とはいえず、あくまで分離観察の可否を検討する上での一助という位置づけとなるかもしれない。

参考として、以下２つの判例の内容を掘り下げてみたい。

• つつみのおひなっこや事件（最判、平成19年（行ヒ）第223号、平成20年9月8日）
• VENTURE事件（知財高判、令和5年（行ケ）第10063号、令和5年11月30日）

つつみのおひなっこや事件

以下の本件商標（結合商標）が、引用各商標と類似するか否かが争われた事件である。

類型1：非該当

以下の通り、判決文を要約すると、「つつみ」の部分が強く支配的な印象を与えるものではない、ということである。

• 判決の要約
  • 本件商標は、「つつみのおひなっこや」の文字を標準文字で横書きして成るものであり、各文字の大きさ及び書体は同一であって、その全体が等間隔に１行でまとまりよく表されているものであるから、「つつみ」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできない。
  • 本件商標の「つつみ」から地名、人名としての「堤」ないし堤人形の「堤」の観念が生じるとしても、本件審決当時、それを超えて、「つつみ」の文字部分が、本件指定商品の取引者や需要者に対し引用各商標の商標権者である被上告人が本件指定商品の出所である旨を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものであったということはできない。

類型2：非該当

以下のように、「おひなっこや」の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じていると判断されている。

• 判決の要約
  • 本件商標の「おひなっこや」については、これに接した全国の本件指定商品の取引者、需要者は、ひな人形ないしそれに関係する物品の製造、販売等を営む者を表す言葉と受け取るとしても、「ひな人形屋」を表すものとして一般に用いられている言葉ではないから、新たに造られた言葉として理解するのが通常であると考えられる。そうすると、土人形等に密接に関連する一般的、普遍的な文字であるとはいえず、自他商品を識別する機能がないということはできない。

VENTURE事件

以下の本件商標と引用商標（結合標章）の類否判断において、分離観察が許される第3の類型を示した事件である。

類型3：該当（一部要素は類否判断の対象外）

本件では、引用商標の「遊」の部分が独立した出所識別標識としての機能を果たす一方、「VENTURE」の部分では果たさないとの判断がなされている。

確かに、「遊」の占める部分が大半なので、納得感のある判断ではないかと思う。

• 判決の要約
  • 引用商標の各構成部分を比較すると、文字の大きさの違いからくる「遊」の文字部分の圧倒的な存在感 、書体の違いからくる訴求力の差、全体構成における配置から自ずと導かれる主従関係性、称呼及び観念において一連一体の文字商標と理解すべき根拠も見出せない等の事情を総合すると、引用商標に接した取引者、需要者は、「遊」の文字部分と「ＶＥＮＴＵＲＥ」の文字部分を分離して理解し、中心的な構成要素として強い存在感と訴求力を発揮する「遊」の文字部分を略称等として認識し、これを独立した出所識別標識として理解することもあり得る。
  • 「ＶＥＮＴＵＲＥ」の文字部分は、商標全体の構成の中で明らかに存在感が希薄であり、従たる構成部分という印象を拭えず、取引者、需要者がこれに着目し、引用商標の略称等として認識するということは、常識的に考え難く、引用商標の要部と認定することはできない。

知財部としての判断

基本的には結合商標も全体として観察すべきところ、以下の類型のいずれかに当てはまる場合は分離観察する場合もある、ということとなる。

• 類型１：その部分が強く支配的な印象を与える
• 類型２：それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じない
• 類型３：一部を略称等として認識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たす

ただ、これらは商標審査基準として明文化されたものではないので、知財部としては、結合商標の一部が他社商標と同一となる場合は、同一となる範囲などの程度にもよるが、例えば半分以上同一だったり、同一部分がそこそこ識別力がありそうであれば使用を控えてもらうよう事業部に促すのが安全な判断になるのではないかと個人的には思う。

事業部としては「ちょっと慎重になり過ぎな判断では？」と疑問を持たれることがあるかもしれないが、特許とは異なりネーミングを変更することはそれ程難しいことではないと思われるので、そこは何とか納得してもらえるように説得するのが大事である（ブランド戦略上必要なネーミングであれば再考の余地はある）。

既に製品を量産したり、プロモーションを展開している場合は修正が大変となるかもしれないが、それは事前にクリアランスを怠った結果と言ってしまえばそれまでである。

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