商標にて、EUIPO（欧州連合知的財産庁）から「おたくが権利持ってる商標と似てる後願商標登録出願があったよ」との通知を受けた。
はじめは何のことか分からなかったが、欧州における商標登録出願においては、EUIPOのオフィシャルサーチで先行の類似商標があったとしても拒絶理由が通知されず、代わり先行の商標権者にこのような通知が届くということを恥ずかしながら初めて知った。
備忘録として、EUにおける商標登録出願の実体審査に関して軽く触れておきたい。
商標登録出願の実体審査
商標登録出願の審査には、通常、方式審査（願書の様式などの審査）と実体審査がある。
実体審査は更に、絶対的拒絶理由の審査と相対的拒絶理由の審査に分けられる。
絶対的拒絶理由
商標が「識別力」を有するか否か、またはその国が登録を禁止する商標に該当しないか（国旗などと同じでないか、など）を問うもの。
他人の商標の存在の有無に関係なく問われるものなので「絶対的」と言われる。
相対的拒絶理由
先に登録・出願されている他人の商標と似ていないか、他人の有名な商標と混同するおそれがないかなどを問うもの。
他人の商標の存在の有無に左右されるため「相対的」と言われる。
欧州における審査
日本では、両者とも審査される。
一方、EUおよびイギリスでは「絶対的拒絶理由」は審査されるが、「相対的拒絶理由」は、後述の異議申立があって初めて審査されることとなる。
まず、EUIPOはオフィシャルサーチで先行類似商標の有無を確認する。
そこで類似してそうな商標が見つかったら、その時点では拒絶理由を通知しない。
出願人およびその類似（するかもしれない）商標権利者に向けて、サーチ結果を通知するのである。
先行の商標権者は、相手方の出願人名、商標および指定商品役務を確認の上、異議申立を行うかを判断することとなる。
通知は、あくまで「同一・類似の可能性あり」というものである。
したがって、異議申立を行うと、決してEUIPOが同一類似だと判断することを保証するものではない点には留意しておきたい。
（実務上どの程度同一類似が認められるかは、私にも知見が無い）
異議申立
異議申立を行うと、方式審査を経て、以下の段階での当事者のやりとりに基づいて、EUIPOが拒絶とするか判断することになる。
- クーリングオフ期間（当事者間での交渉が可能な期間）
- アドバーサリアル・パート（両当事者が、各主張や証拠をEUIPOに提出し、意見を述べる段階）
ここで特徴的なのは、アドバーサリアル・パートに移行する前にクーリングオフ期間が設けられている点である。
クーリングオフ期間とは？
異議申立を行うと、当事者間での和解などの解決を探るための交渉期間として、クーリングオフ期間が設けられる。
クーリングオフ期間は2か月だが、両当事者の合意があれば22か月延長される。
和解交渉では、出願人の立場としては、異議申立人側に譲歩する和解案を示すことが考えられる。例えば、以下のようなものが挙げられる。
- 異議申立人の業務とは重ならないように指定商品役務の範囲を減縮すること
- 欧州以外での登録商標を所有する場合には、異議申立人の他国での登録取得のために協力すること
その他、異議申立人所有の先行商標に対して取消又は無効の理由がある場合には、それを材料に交渉を行うことも考えられる。
例えば、先行商標が、継続して5年間EU各国において使用されないといった不使用取消理由がある旨を主張することが想定される。
交渉がまとまれば、当事者間で契約を締結するとともに、適宜必要な手続き（指定商品役務の減縮など）を行い、異議申立てを終結させる。
異議申立時の留意点
異議申立を行う際は、その成功率もさることながら、相手方からのカウンターとして、自分の登録商標が取消・無効となるリスクも踏まえる必要がある。
また、あらかじめ使用の証拠を準備したり、交渉の対応をしたり、コミュニケーションに相応のコストがかかる点も考慮すべきだろう。
この辺りは、特許と考え方が共通する部分も多いと思う。